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有数据显示，专利侵权诉讼案件的数量呈现逐年上升的趋势，法院面临的案件复杂程度也越来越高。大成律师事务所律师赵海生10余年来专注于知识产权法律业务，尤其对于国内外专利商标申请、企业专利布局分析、专利和商标侵权诉讼、完善企业知识产权制度等业务颇有研究。就专利侵权纠纷中被控方“禁止反悔原则”的适用问题，本刊记者近日对赵海生进行了专访。
记者：在专利侵权纠纷中，“禁止反悔原则”是指专利法上的审批过程“禁反言”，是专利侵权纠纷中的一种法律规则，其基本含义是，专利权人如果在包括专利申请审查过程或专利授权后无效程序的专利审批过程中，为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩。比如限制性的修改或解释，则在主张专利权时，不得将通过该限缩而放弃的内容纳入专利权的保护范围。我国法律对“禁止反悔原则”是怎样规定的？
赵海生：通俗地说，“禁止反悔原则”就是遵守诚实信用，不得出尔反尔，从而两头得利。目前，我国《专利法》对“禁止反悔原则”并没有明确规定。该原则根源于民法理论中的诚实信用原则与正义观念，被普遍认为是诚实信用原则在专利侵权诉讼中的具体体现。它作为民法诚实信用原则的体现，客观上起到了合理平衡专利权人与社会公众利益的作用，早已为社会各界所普遍认同，并且已为多数国家在司法实践中采用。
我国正式公布的法律性文件中第一次明确提出该原则，是2001年9月29日北京市高级人民法院公布的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》，具体体现在第43条至第46条。
2010年1月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（简称《解释》）第6条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”该规定表明，我国在专利侵权纠纷案件的司法实践中已经引入“禁止反悔原则”。
记者：近年来，在专利侵权纠纷案件的审判实践中，已经出现了一些适用“禁止反悔原则”的判例。作为一位专注于知识产权法律业务的律师，您代理过很多涉及到这个原则的案子吧？
赵海生：我就介绍一个最近的案子。洛阳某公司是名称为“一种一次可生产六根硅芯或其他晶体材料的高频线圈”的实用新型专利的专利权人，2010年12月以西安某公司为被控方向洛阳市知识产权局提出“专利侵权行政处理请求”。洛阳市知识产权局受理本案后，该西安公司针对涉案专利向专利复审委员会提交了无效宣告请求，洛阳市知识产权局据此中止了侵权案件的处理程序。
在无效程序中，专利权人主动修改了权利要求，将原权利要求6并入权利要求1。修改后的独立权利要求1为：一种一次可生产六根硅芯或者其他晶体材料的高频线圈，其特征在于，在高频线圈上部设有带斜面的高频线圈上面……并在高频线圈斜开口（13）处的两侧……
2011年8月，专利复审委员会作出17071号《无效宣告请求审查决定书》，维持了修改后的专利权有效。9月，洛阳市知识产权局恢复了专利侵权处理程序。审理中，专利权人指定权利要求1作为其要求保护的范围，通过比对发现，被控侵权产品采用的技术方案与独立权利要求保护的技术方案相比的不同点之一在于：被控侵权产品采用了“直开口”，权利要求保护的是“斜开口”。
对此，专利权人主张“直开口”和“斜开口”两个技术特征“等同”，而被控方西安公司认为，在已经审结的无效案件中，西安公司为了评价涉案专利的创造性，曾主张涉案专利的“斜开口”这一技术特征与对比文件公开的“直开口”相比没有创造性，而在17071号《无效宣告请求审查决定书》中已经记载，专利权人认为涉案专利的“斜开口”这一技术特征，“克服了直开口的断裂，也就是由于电磁交叉而出现的磁聚集现象所导致的局部过热；……斜开口的加热效果更加明显”，同时，“合议组认为：……本权利要求1中的高频线圈为斜开口，不是直上直下的对口，证据3中……与本权利要求1中的斜开口是不同的”。因此，根据“禁止反悔原则”的法律规定，本案不能适用等同原则判定专利侵权成立。
然而2011年11月，洛阳市知识产权局作出了《洛知纠字【2011】第13号处理决定书》，认为“在被控方（西安公司）出示的国家知识产权局的17071号无效宣告请求审查请求书中第9页第16行开始至17行中，记载了本案被控方（西安公司）的观点是：斜开口也可以是直开口，也可以是斜开口，切开是必须的技术特征，斜开口是有益的特征。至此，被控侵权产品高频线圈包含了本案专利的权利要求1和权利要求6所述的全部技术特征和等同特征，落入了本案专利的保护范围”。
记者：也就是说，在无效阶段中被控方和专利权人均有不利于自身的“反言”。
赵海生：是的。在专利侵权纠纷中，被控方常常会针对涉案专利提出专利权无效宣告请求，当无效程序中出现三种情况时，对被控方的不侵权抗辩都是有利的：一是当专利权被宣告全部无效时，侵权纠纷自然终止；二是当专利权被宣告部分无效时，其保护范围缩小；三是虽然涉案专利被维持有效，但是被控方获得了专利权人的“有用的反言”，从而在诉讼中获得有利的证据。
然而，在专利侵权纠纷中的被控方，针对涉案专利提出专利权无效宣告请求程序，其中最常见的就是提供对比文件来证明涉案专利的创造性不符合专利授权的条件，以便能将涉案专利权宣告无效，其中难免出现对比文件中的技术方案与被控产品的技术方案相同，而两者又与涉案专利要求保护的技术方案存在差异的情况。但是，为了质疑涉案专利的创造性，请求人必然会陈述说，虽然对比文件中的方案与涉案专利存在差异，但两者对比无实质性差异，因此涉案专利不具有创造性。这样，就出现了该案中的情况，也就是被控方在无效宣告程序中也出现了“反言”。这一“反言”一旦被裁判机关采纳，依据等同原则就可以判定被控方侵权成立。
记者：可见，专利侵权纠纷中的被控方在无效程序中产生“反言”，是实践中常见的情况。对于这种“反言”，您怎么看？或者说，被控方和专利权人谁的“反言”更有效？
赵海生：洛阳市知识产权局根据被控方在无效阶段中的“反言”判定等同成立，但是，这种判定是否正确，是一个需要探讨的问题。
首先，专利侵权诉讼的审判机关需要限定适用“禁止反悔原则”的主体。目前，我国现行法律对专利侵权纠纷中适用“反言”的主体仅限于“专利权人”。此外，专利权的范围，不仅会影响到个案中专利权人和被控方的利益，而且也会影响到公众的利益。限定专利权人适用“禁止反悔原则”，有利于专利权的保护范围处于相对明确的状态，对于保护公众的合法利益是有益的。如果将“禁止反悔原则”普遍适用于包括专利权人以外的被控方等主体，会造成他人的“慎言”甚至“不敢言”，这对于确定一项专利权的保护范围是无益的，也势必会影响到公众的利益。因此，无论是根据现行法律的规定还是出于对公众利益的保护，适用“禁止反悔原则”的主体都应当将被控方排除在外。
其次，侵权诉讼的审判机关应当对“反言的内容”依法重新作出认定。虽然被控方无效程序中存在某些陈述，该陈述如影响侵权案件的认定，审判机关仍需根据法律规定来判断是否采信。该案中，被控方在无效程序中提出“斜开口也可以是直开口，也可以是斜开口，切开是必须的技术特征”，但是“斜开口与直开口”是否构成等同技术特征，审判机关应当进行考察，两技术特征是否为基本相同的手段，是否实现基本相同的功能，是否达到基本相同的效果，是否本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到，而不能直接依据被控方的陈述直接作出认定。
再次，侵权诉讼的审判机关应当考察被控方反言内容的效力。对于被控方在无效程序中的陈述，一般情况下，无效案件的审理机关即专利复审委员会应在无效审查决定书中作出是否予以采信的结论，这无疑会影响到涉案专利的有效性以及权利要求保护范围的大小。这种情况下，控方将被控方的陈述作为侵权诉讼中的“反言”使用，侵权诉讼的审理机关除了依法认定外，又多了一项参考，即该陈述在无效程序中是否为专利复审委员会所采信。
记者：那么具体到本案，您刚才提到的专利复审委员会第17071号无效宣告审查决定，对被控方在无效程序中提出的“斜开口也可以是直开口，也可以是斜开口，切开是必须的技术特征”这一观点，没有予以采信，并作为维持涉案专利有效的依据之一。
赵海生：是这样的。侵权诉讼审理机关即使是不重新认定反言的内容是否正确，也应当参考专利复审委员会无效审查决定的观点，作出对该反言不予采信的结论，这样似乎更为合理。目前，这个专利侵权案件经过洛阳市中级人民法院审理，判决专利侵权成立。被控侵权方上诉至河南省高级人民高院，省高院经审理已于2012年底作出判决，发回重审。
记者：从这个案子当中，您觉得给我们带来了哪些启示？
赵海生：首先，鉴于侵权诉讼中并行涉案专利无效程序较为普遍的情况，可在法律中作出明确的规定：在专利无效程序中已经为专利复审委员会认定的事实，如无相反证据的情况下，侵权审判机关可以直接引用作为判定的依据。
第二，“禁止反悔原则”的立法本意在于防止专利权人在诉讼中做出相反陈述，不合理地扩大专利权的保护范围。因此，专利侵权案件的审理机关在诉讼中应当严格适用“禁止反悔原则”的主体及内容，不宜扩大化适用。
第三，《解释》的规定比较笼统，存在许多不够明确的地方，影响了实际操作。如没有区分该原则适用的条件、该原则与等同原则适用的对应关系、该原则适用与专利申请人主观状态之间的关系等，导致了各法院适用上的不统一。
记者：在专利侵权中，作为对等同原则的限制，“禁止反悔原则”来源于衡平，其目的在于使社会公众和专利人之间的利益达到平衡。那么，法院能否主动适用“禁止反悔原则”？
赵海生：对于法院能否主动适用这一原则，我国现行法律和相关司法解释都没有明确的规定。但是，在最高人民法院（2009）民申字第239号民事判决书中，最高院认为“禁止反悔原则”是对等同原则的限制，不应当限制人民法院主动适用“禁止反悔原则”，以便更好地维护专利权人与社会公众之间的利益平衡。即使被控侵权人没有主张适用“禁止反悔原则”，但人民法院在界定专利保护的范围时也可以根据业已查明的事实，通过适用“禁止反悔原则”对等同原则的适用予以必要的限制，以便对专利权的保护范围进行明确的界定。也就是说，最高院的判决书至少是不完全排斥法院对“禁止反悔原则”主动适用的。
与最高院的意见不同，北京高院在《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》的第46条提出了应当以被告提出请求才可以适用“禁止反悔原则”的规定，基于专利侵权诉讼的审判过程中当事人双方的对抗制度，认为当事人之间的矛盾应由双方当事人进行承担，法院不应主动适用该原则。
记者：在司法实务中，法院适用情况是怎样的？
赵海生：实务中是依据当事人的请求进行适用，法院好象都没有进行主动适用。
有时候觉得，我国目前还难以真正实现双方当事人之间的对抗制度。如果“禁止反悔原则”的适用仅限于被控方提出请求的话，尤其是在法院案件审查过程中，发现专利权人对专利申请文件的修改可以适用该原则时，而由于另一方当事人没有提出适用该原则的请求，这就会使权利人对专利权要求的保护范围不正当扩大，而导致该方当事人承担本不必要的侵权责任，这也会危及社会公众的利益。
记者：确认专利权保护范围是有效认定侵权行为的前提，因而法院应当有义务确认专利权的保护范围。如果仅因被控方没有提出适用“禁止反悔原则”的请求就将专利权人承诺限缩或放弃内容纳入专利权的保护范围之中，这可能会导致公信力的缺失，损害公众的信赖利益。您是否倾向于认为法院主动适用“禁止反悔原则”更能体现司法公正？
赵海生：这个问题很重要，还要进一步思考该问题的必要性和现实性。我国的专利制度建设仅走过短短的２０多年，各方面还不是特别全面和完善。“禁止反悔原则”作为解决专利侵权纠纷案件的重要判定原则，还没有出现在《专利法》中。因此，应尽快在法律层面加以规定，并细化使用条件，增强专利文件信息公信力，这样才能更好地平衡专利权人和社会公众的利益，更好地促进专利制度的发展。
